Verhandlungstermin am 14. Mai 2020 in Sachen I ZB 42/19 und I ZB 43/19 (Zur Schutzfähigkeit von dreidimensionalen quadratischen Verpackungsmarken für Tafelschokolade) um 9.00 Uhr

Ausgabejahr 2019
Erscheinungsdatum 16.12.2019

Nr. 163/2019

Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat erneut darüber zu entscheiden, ob dreidimensionale Verpackungen für Tafelschokolade als Marken schutzfähig sind.

Sachverhalt:

Für die Markeninhaberin sind dreidimensionale Formmarken als verkehrsdurchgesetzte Zeichen für die Ware "Tafelschokolade" registriert. Sie zeigen jeweils die Vor- und Rückseite einer neutralen quadratischen Verpackung mit einem quadratischen Verpackungskörper, zwei seitlichen gezackten Verschlusslaschen und einer weiteren auf der Rückseite quer verlaufenden Verschlusslasche.

Bisheriger Verfahrensverlauf:

Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt in zwei getrennten Verfahren jeweils die Löschung der Marken wegen fehlender Markenfähigkeit beantragt. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Anträge zurückgewiesen. Mit ihren dagegen zum Bundespatentgericht eingelegten Beschwerden hat die Antragstellerin geltend gemacht, die in den Marken gezeigten Verpackungen gäben typische Gebrauchseigenschaften von darin verpackter Tafelschokolade im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wieder. Das Bundespatentgericht hat daraufhin die Löschung der Marken angeordnet. Der Bundesgerichtshof hat am 18. Oktober 2017 (vgl. Pressemitteilung Nr. 162/2017) auf die Rechtsbeschwerden der Markeninhaberin die angefochtenen Beschlüsse aufgehoben und die Verfahren an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG liege nicht vor, weil die quadratische Form der Tafelschokolade keine wesentliche Gebrauchseigenschaft von Schokolade sei. Das Bundespatentgericht habe deshalb die von ihm offen gelassenen Fragen zu prüfen, ob das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG vorliege.

Im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren hat das Bundespatentgericht die Beschwerden der Löschungsantragstellerin zurückgewiesen, weil das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht vorliege. Dagegen wendet sich die zugelassene Rechtsbeschwerde der Antragstellerin.

Die maßgebliche Vorschrift lautet:

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 und 3 MarkenG (in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung)

Dem Schutz als Marke nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen,

1. die durch die Art der Ware selbst bedingt ist,

…

3. die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

Vorinstanzen:

BPatG - Beschlüsse vom 4. November 2016 - 25 W (pat) 78/14 und 25 W (pat) 79/14

BGH - Beschlüsse vom 18. Oktober 2017 - I ZB 105/16 und I ZB 106/16

BPatG - Beschlüsse vom 13. Dezember 2018 - 25 W (pat) 78/14 und 25 W (pat) 79/14

Karlsruhe, den 16. Dezember 2019

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